Desenho Industrial em Foco: Key Takeways no Brasil

O investimento na criação de desenhos industriais é certamente um diferencial no negócio das empresas hoje em dia, pois permite que seus produtos se diferenciem perante os concorrentes em uma dinâmica de mercado cada vez mais competitiva.

Tão importante quanto a criação de um produto que se destaque em relação ao que existe no mercado, é buscar a sua devida proteção no país onde a empresa atua, ou pretende atuar, para garantir o direito de exclusividade ao explorar comercialmente a sua criação.

No Brasil, o desenho industrial deve ser novo, original, possuir aspecto ornamental e configuração externa, e o registro garante proteção nacional pelo período de 10 anos (prorrogável por até mais 15 anos).

No entanto, é possível obter a concessão do desenho industrial sem que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) analise tais requisitos, de forma automática, garantindo ao titular um “direito precário”. Isso ocorre pois o registro de desenho industrial no Brasil prescinde de exame de mérito, o qual deve ser requerido após a concessão do registro.

Desde o final de 2023, o INPI vem implementando diversos novos procedimentos em relação aos desenhos industriais, o que culminou na publicação da 2ª Edição do Manual de Desenhos Industriais e no novo sistema de peticionamento eletrônico. Como será visto adiante, as novas diretrizes ampliam as possibilidades de proteção do desenho industrial e formalizam as regras em relação ao Acordo de Haia.

Diante das novidades e do provável aumento de depósitos de desenhos industriais no Brasil nos próximos anos, é essencial compreender as suas particularidades e outras formas de proteção.

Exame de mérito e enforcement

É apenas por meio do exame de mérito que o INPI confirma se o desenho industrial atende aos requisitos de novidade e originalidade em comparação ao que já existe no estado da técnica. Portanto, até que haja o exame de mérito do INPI, o enforcement do desenho industrial é reduzido em caso de infração de desenho industrial por outrem, pois não é possível confirmar se o desenho industrial ora violado é novo e original. Nesse caso, por exemplo, dificulta-se a obtenção de tutela de urgência em casos de violação de desenho industrial.

Independentemente do exame de mérito, se o titular do desenho industrial quiser se insurgir judicialmente contra terceiro, deverá contar com o apoio de perícia judicial para verificar se o desenho industrial atende aos requisitos legais e se há significativa semelhança entre os produtos que caracterize infração de desenho industrial e concorrência desleal.

Caso seja parte Ré de ação de infração de desenho industrial, é essencial a análise de validade do registro supostamente violado, ou seja, se ele realmente atende aos requisitos legais para que haja o enforcement contra terceiros. Além disso, também deve ser conduzida análise de infração de direitos que determine se há ou não reprodução de desenho industrial alheio.

A depender do caso concreto, o ajuizamento de ação anulatória de desenho industrial perante a Justiça Federal ou ação declaratória de não-infração na Justiça Estadual podem ser medidas que ajudem a resguardar as atividades e imagem da empresa no mercado, principalmente diante do caráter reputacional envolvido em alegações de violação de propriedade industrial.

Desenho industrial e direito autoral

Esse é um tema controverso no Brasil, pois há significativa divergência entre os autores sobre a proteção autoral de um desenho industrial. A possibilidade de cumulação de direitos é aceita na legislação brasileira, mas deve ser analisada caso a caso, pois nem todo desenho industrial pode ser protegido através do direito autoral, como é o caso de um desenho industrial desprovido de caráter artístico, por exemplo. O caminho inverso também requer cuidado, já que crucial verificar se a obra passível de direito autoral atende aos requisitos legais do desenho industrial, principalmente a aplicação industrial.

Desenho industrial e marca tridimensional

Se a forma estética externa de um objeto não estiver associada a um efeito técnico, pode também ser protegida por meio da marca tridimensional, que é aquela constituída por forma plástica capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se destina. Para ser registrável como marca tridimensional, é essencial que aquele produto ou embalagem se diferencie do que existe no mercado, ou seja, seja distinto visualmente. As vantagens da proteção via marca tridimensional é a ausência do critério de novidade absoluta e a possibilidade de renovação por tempo ilimitado, enquanto o desenho industrial pode ser protegido por, no máximo, 25 anos.

É necessário fazer uma análise caso a caso se a forma estética externa pode ser enquadrada como marca tridimensional e se é possível a cumulação de direitos no caso concreto. De toda forma, é preciso ter cuidado com o momento do depósito do produto como marca tridimensional para que não se prejudique o cumprimento do requisito novidade absoluta na análise de mérito de eventual registro de desenho industrial.

Novidades da 2ª Edição do Manual de Desenhos Industriais

As discussões sobre o desenho industrial vêm ganhando novos contornos no Brasil e, como exemplo disso, o INPI recentemente publicou a 2ª Edição do Manual de Desenhos Industriais, a qual estabeleceu novos procedimentos, bem como consolidou e aperfeiçoou outros já existentes.

Acordo de Haia – Proteção do DI em 96 países

O principal destaque da 2ª Edição do Manual de Desenhos Industriais foi a delimitação de procedimentos e orientações em relação à adesão ao Acordo de Haia pelo Brasil, o qual entrou em vigor em 1º de agosto de 2023. Desde então, o Brasil se tornou segundo país¹ da América Latina a se juntar ao grupo de 96 países² que fazem parte do sistema de Haia (70% do comércio internacional).

A partir do Acordo de Haia, é possível registrar um desenho industrial em vários países através de um único pedido internacional depositado perante a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Portanto, não é mais necessário depositar o desenho industrial individualmente em cada país de interesse, bastando depositar um pedido internacional diretamente com a OMPI, reduzindo substancialmente formalidades, custos e tempo de espera.

Essa adesão coloca o Brasil em uma posição de alinhamento com as melhores práticas de proteção de desenho industrial já adotadas em âmbito global, pois facilita o registro de desenho industrial aqui e afora.

Procedimentos sobre novas possibilidades de registro

Visando modernizar as diretrizes sobre o tema no Brasil, a 2ª Edição do Manual de Desenhos Industriais formalizou novos tipos de registro de desenhos industriais, caso atendam aos requisitos previstos em lei:

• Produtos constituídos por partes sem interconexão mecânica
• Interfaces gráficas estáticas e dinâmicas de usuário
• Família tipográfica
• Desenho industrial que inclua sinal marcário
• Logotipos
• Desenho industrial que inclua elementos textuais

O Brasil poderia ser um centro de lançamento de produtos?

Segundo o Centro de Dados de Estatísticas de Propriedade Intelectual da OMPI³, o Brasil atualmente ocupa a 32ª posição no ranking que avalia o número de depósitos de pedido de registro de desenhos industriais por país. Mesmo sendo o líder do ranking em relação aos países da América Latina, certamente o país possui potencial para despontar em posições mais altas.

Como visto, apenas o registro do desenho industrial não é suficiente para assegurar a sua proteção e enforcement, sendo essencial a realização exame de mérito pelo INPI para aferição do cumprimento de todos os requisitos legais. Além disso, a depender do caso concreto, os titulares de formas plásticas distintivas podem contar com outros institutos, além do desenho industrial, para aumentar a proteção de sua criação, como o direito autoral e a marca tridimensional, mas é necessário atentar-se às particularidades de cada um deles.

Além disso, é necessário que as empresas tenham em mente as medidas a serem tomadas no caso de violação de seus desenhos industriais, bem como mecanismos de defesa caso sejam imputadas a crimes de violação de propriedade industrial alheia.

As recentes mudanças em relação aos desenhos industriais representam um avanço em como o tema é conduzido no Brasil, seja aumentando as possibilidades de proteção do desenho industrial no território nacional ou facilitando o registro no Brasil e em outros países através do Acordo de Haia. Esse cenário certamente é um incentivo para que empresas pensem no Brasil como um polo de lançamento de produtos a partir da facilitação e ampliação de registro de seus ativos.

¹ O México foi o primeiro país da América Latina a aderir ao Acordo de Haia, em 2019.

² https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/hague.pdf

³ https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/br.pdf